Le Brexit est entré en vigueur le 31 janvier 2020, ce qui signifie que le Royaume-Uni n'est plus membre de l'Union européenne. Cela étant, une période de transition a été établie qui prendra fin le 31 décembre 2020. Au cours de cette période, et conformément à l'accord de retrait, le droit de l'UE est toujours applicable au Royaume-Uni. Cela s'étend aux règlements sur les marques de l'UE et les dessins ou modèles communautaires, ainsi qu'à leurs instruments de mise en œuvre. Par conséquent, rien n'a changé pendant cette période.
Cependant, à compter du 1er janvier prochain, et une fois cette période de transition terminée, le Royaume-Uni appliquera sa propre législation et la législation de l'UE ne sera plus valable dans cet État. C'est pourquoi nous souhaitons vous informer des principaux aspects à prendre en compte:
I – Marques de l’Union Européenne
1°) Marques de l'UE enregistrées avant le 31/12/2020
- Les titulaires d'une marque de l’UE obtiendront une marque au Royaume-Uni qui est «comparable» à la marque de l'UE. Cette marque comparable conservera les dates de priorité, de demande, d'octroi et de renouvellement de la marque de l’Union Européenne.
- Le numéro de marque sera le même, mais sera précédé du code UK009.
- La marque comparable sera automatiquement enregistrée, sans paiement de taxes, mais l’Office de la Propriété Intellectuelle du Royaume-Uni ne délivrera pas de certificat; elle ne sera enregistrée que dans la base de données de ce dernier.
- Un certificat peut être demandé par l'intermédiaire d'un mandataire agréé au Royaume-Uni moyennant le paiement des frais correspondants. Il faudra environ 1 à 2 mois pour recevoir le certificat.
- Pour les marques de l'UE qui expirent entre le 31/06/2020 et le 31/12/2020: si une marque n'est pas renouvelée avant le 31/12/2020, l’Office britannique créera une marque comparable, mais elle apparaîtra comme étant expirée. Si la marque de l’UE est renouvelée dans le délai de grâce de 6 mois, la marque britannique comparable sera également considérée comme renouvelée automatiquement, sans avoir à payer de taxes à l’Office local.
2°) Marques de l’UE en cours d’examen / non enregistrées avant le 31/12/2020
- Les déposants ne se verront pas automatiquement offert une marque britannique comparable. Ils disposeront d'un délai de 9 mois pour «présenter une nouvelle demande» pour la marque britannique, qui conservera la priorité et les dates de demande de la marque de l’Union Européenne, mais sera examinée par l'UKIPO comme s'il s'agissait d'une marque nationale.
3°) Cession des marques de l’UE
- Si un changement de titulaire d'une marque de l’UE intervient avant le 31/12 ou est d’ores et déjà intervenu, il doit être inscrit dès que possible car l’Office britannique utilisera les informations du titulaire figurant dans la base de données de l'EUIPO au 31/12/2020. Si la cession est inscrite par l'EUIPO après le 1er janvier, celle-ci devra également être demandée pour la marque britannique nouvellement créée.
II – Marques internationales désignant l’UE
- Dans le cas de marques internationales désignant l'UE, la marque comparable créée par l’Office britannique sera également une marque nationale. Celle-ci sortira dès lors du cadre de l’enregistrement international. Par conséquent, seule l'UE continuera d'apparaître en tant que partie contractante désignée dans la marque internationale et le titulaire se verra attribuer une marque britannique distincte.
- La désignation du Royaume-Uni dans le cadre de cette marque internationale pourra toutefois être sollicitée si le titulaire paie pour une extension territoriale de sa marque internationale au Royaume-Uni et demande ensuite son remplacement. Dans ce cas, cette désignation postérieure conservera la date de demande et / ou de priorité correspondant à la marque nationale automatiquement créée.
III – Litiges en cours
- Opposition devant l'EUIPO sur la base de plusieurs droits dont une marque britannique: l'opposition se poursuit, mais la ou les marques britanniques utilisées comme base ne seront pas prises en considération. Si l'opposition est basée uniquement sur des marques britanniques, elle sera automatiquement caduque.
- Opposition l’Office britannique sur la base d'une marque de l’UE : la procédure se poursuit sans incidence.
IV – Usage de la marque
L’usage d'une marque de l'UE uniquement au Royaume-Uni sera-t-il considérée comme réel et sérieux afin de prouver l’exploitation de la marque dans l'UE et vice versa?
- Devant l’Office britannique :
La nouvelle loi garantit que toute utilisation de la marque dans l'UE avant le 1er janvier 2021, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du Royaume-Uni, sera considérée comme une utilisation du droit comparable du Royaume-Uni.
Autrement dit, lorsque la période d'utilisation pertinente de 5 ans pour démontrer l’usage réel et sérieux d’une marque inclut la période antérieure au 1er janvier 2021, l’usage dans l'UE sera acceptée.
En revanche, concernant la période postérieure au 1er janvier 2021, l'utilisation de la marque britannique automatiquement créée en dehors du Royaume-Uni ne sera pas prise en compte.
- Devant l’EUIPO :
La nouvelle loi garantit que toute utilisation de la marque de l'UE avant le 1er janvier 2021, et notamment au Royaume-Uni, sera considérée comme une utilisation réelle et sérieuse dans l'Union européenne.
Autrement dit, lorsque la période d'utilisation pertinente de 5 ans pour démontrer l’usage réel et sérieux d’une marque inclut la période antérieure au 1er janvier 2021, l’usage au Royaume-Uni sera prise en compte.
Lorsque la période d'utilisation pertinente est postérieure au 1er janvier 2021, l’usage au Royaume-Uni ne sera pas pris en compte pour prouver l'utilisation de la marque de l’Union Européenne.
L'importance de l'usage d'une marque de l'UE au Royaume-Uni pour l'analyse dans son ensemble de l'usage réel et sérieux dans l'UE diminuera progressivement, passant de potentiellement suffisante à totalement non pertinente, au fil des mois et années à venir.
Pour toute question additionnelle concernant la gestion de vos droits en U.E. et au Royaume, uni, n'hésitez pas à nous contacter !